El pasado 10 de febrero de 2025 el Tribunal Supremo dictó la Sentencia 205/2025 que evalúa el riesgo de confusión respecto a una familia de marcas cuyo elemento dominante tenía escaso carácter distintivo concluyendo que, atendido el intenso uso que se les había dado, esa familia de marcas había adquirido un carácter notorio que podía generar un riesgo de confusión al consumidor medio.
Antecedentes de hecho y pretensiones ejercitadas
La Sentencia analiza un supuesto en el que las demandantes son dos sociedades titulares de nueve marcas, todas ellas relacionadas con dos centros comerciales outlet identificados como La Roca Village y Las Rozas Village. Todas las marcas están compuestas por dos elementos con escaso carácter distintivo como son: (i) una referencia geográfica del lugar en el que se desarrolla la actividad y (ii) un concepto genérico como es Village.
Las dos demandantes pretendían la nulidad de la marca de la demandada, T Torre Village, correspondiente a un destino de centro comercial outlet sito en una localidad distinta (Zaragoza) y con titular distinto.
En la Sentencia se pronuncia sobre cada uno de los motivos esgrimidos por la recurrente, pero la resolución del conflicto se centra, esencialmente, en dos cuestiones: (i) si existe una familia de marcas y (ii) si existe un riesgo de confusión.
Familia de marcas: sobre la posibilidad de constituir una familia de marcas por “la intensidad del uso”.
La recurrente impugnaba la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial al entender que no es posible atribuir la consideración de familia de marcas a los nueve signos distintos referidos a dos marcas de las demandantes. La recurrente entendía que esa conclusión contradecía la jurisprudencia establecida en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2007 (C-234/06 II Ponte Finanziaria SpA) que exigía la concurrencia de más de dos marcas para calificar la existencia de familia de marcas.
Sin embargo, la Sala considera que, en este caso: (i) no existen nueve signos distintos, sino nueve marcas que se encuentran agrupadas en dos denominaciones, y que (ii) lo relevante no es el número de marcas sino el resultado del juicio de confusión sobre las existentes.
La Sala constata, efectivamente, que las marcas de las demandantes contienen un elemento denominativo común y preponderante, que es Village, y un segundo añadido sobre la referencia geográfica al lugar donde se hallan ubicados los centros comerciales que son usados como signos distintivos “La Roca” y “Las Rozas”.
Pero, lo peculiar del asunto, es que se analiza el riesgo de confusión fundándose en el reconocimiento público que esos dos signos.
La Sentencia considera que la gran afluencia de visitantes de los centros comerciales y la existencia de un conocimiento público suficiente de ellos pueden suponer que la aparición de otro centro comercial outlet de las mismas características en otra ciudad identificado con el signo Village pueda inducir al consumidor a pensar que ese nuevo centro comercial está ligado a los otros dos.
La relevancia de la notoriedad del uso de una marca conformada por un signo compuesto por dos elementos genéricos ajenos a la actividad desarrollada al analizar el riesgo de confusión
Sin perjuicio del detalle de impugnaciones planteadas sobre este extremo, en esencia, la recurrente se refiere a la imposible apreciación de riesgo de confusión entre marcas que hacen un uso común de una palabra genérica no vinculada a la concreta actividad desarrollada y que, en su caso, han adquirido relevancia únicamente en el territorio español.
La Sentencia desestima todos esos motivos reconociendo el contenido de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea invocadas en cuanto que, sin perjuicio de la doctrina que considera que no puede existir un riesgo de confusión entre marcas que hacen un uso común de un elemento genérico, en este caso debe atenderse a otra cuestión más relevante para el examen del “riesgo de confusión”, como es la gran notoriedad alcanzada por las marcas que identifican a los centros comerciales outlet de “La Roca Village” y “Las Rozas Village” en el territorio español.
Este argumento se sustenta en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 15 de octubre de 2015 (C-270/13), donde se exigía el examen del riesgo de confusión respecto a una familia de marcas con las que la marca controvertida comparte características.
Tras su examen, la Sala considera que, en este caso, el consumidor medio “normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz” puede entender que ese tercer centro comercial está vinculado con los otros dos.
De esta forma, la Sentencia concluye que un signo distintivo como “La Torre Village” para denominar un centro comercial outlet en otra localidad genera riesgo de confusión respecto de su origen empresarial.
En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admite que las marcas de las demandantes, que presentan una estructura compuesta de dos elementos con escaso carácter distintivo (un lugar geográfico y el termino Village), pueden sufrir un riesgo de confusión respecto del origen empresarial con otro centro comercial que hiciera uso de los mismos elementos y desarrollara la misma actividad, atendiendo a la notoriedad de su utilización y su apreciación por el consumidor medio, aunque sea en un único territorio de la Unión Europea.
Esta situación no solo supone que un término genérico pueda atribuirse como signo distintivo de una marca, sino que pueda entenderse que su uso, bajo la misma estructura empleada por las dos marcas anteriores, provoca un riesgo de confusión en el consumidor medio considerando, como riesgo de confusión, la opinión de una simple asociación empresarial entre los titulares de ellas.
